특허전략 -

첨단 기술 전쟁시대의 특허전략 미국과 일본의 지적자산 입국 정책 미국 -산업정책적 고려 : 레이건 행정부부터 Pro-Patent 로 전환 -1982 년: 특허 고등법원 (CAFC) 설치 -1985 년: 대통령 직속 '산업경쟁력위원회 ', 지재권 보호 강화 건의 -1988 년: 슈퍼 301조에의한 지재권통상 정책 -1994 년: UR Trips 성립 (지재권 보호의 최저수준 설정 ) 일본 -현재 세계 1위의 출원대국 유지 -2010 년까지 세계 1위의 지재권 입국을 목표로 총리가 정책을 주도 -총리직속으로 지적재산전략회의 설치 (2002년 3월) ※ 대학, 기업, 교육, 행정, 외교, 입법, 사법의 총체적 전략 추진 1 미국 주요 기업의 시장 가치 변화 일본 경제산업성의 2004년 통상백서 (2004. 6) 새로운 경제 환경하에서 일본기업의 수익성제고를 위하여는 , -상품이나 서비스의 개성강화와 차별화가 열쇠 -지식, 인재, 특허, 조직력 , 브랜드 , 기술혁신력등의 ‘지적자산’을 경영의 축으로 하여 세계시장에서 경쟁 ‘지적자산’을 활용한 가치 창조는 일본경제의 활력 유지와 밀접한 관계 -동 아시아 경제권역에서 혁신 (Innovation) 의 거점화 -동 아시아 지역국가와 분업을 통한 공존과 일본경제의 풍부함 및 강인함 달성의 요체 3 금융 자산과 지적자산 I. 지적재산권 제도의 개요 특허, 실용신안, 의장, 상표일반저작권, 프로그램저작권반도체칩보호권, 영업기밀등산업재산권신지적재산권저작권 5 II. 산업정책 수단으로서의 지적재산권 제도 일본은 메이지 유신 이후 도입 → 선진국 도약 프로그램으로 선택 미국은 개인발명가 존중 문화 → 선발명주의 유지 실용신안제도는 후발국의 산업정책적인 고려에 의해 도입 (독일, 일본, 한국) 컴퓨터 프로그램등의 보호법제는 중요한 산업정책적 고려사항 6 III. 특허보호 대상의 확대 추이 -새로운 산업의 탄생시마다 특허 허여에 대한 논의 대두 100여년 전 농업관련 발명 20여년전의약관련발명 현재 생명체 발명 영업 발명 7 IV. 비즈니스 모델 (BM) 특허의 탄생 State Street Bank 사례 "뮤추얼 펀드 운용 방법 "에 대한 특허 미국 대법원에서 특허로 확정 (1999 년 1월) ※ 신규하며 , 비자명하며 , 실질적인 결과를 얻을 수 있다면 특허 허여 가능으로 판시 8 V. 지식 경영과 특허 The New York Times (1999. 4. 5) “지적재산권은 법과 사업으로부터 소외된 영역에서 하이테크 경제성장의 원동력 중의 하나로 변화되고 있다.” MIT 의Lester Thurow 교수 “지적재산권이 엄청난 가치를 보유할 수 있는 가장 중요한 이유는 기술과 지식이 경쟁 우위를 오랫동안 유지할 수 있는 유일한 원천이기 때문이다 .” 9 V. 지식 경영과 특허 . 특허관리 조직 (과거의 조직 ) 사업개발CEO 재무R&D 정보서비스R&D스탭M&A 전략개발라이센스소송특허출원법률고문특허권유지마케팅제품관리IP관리/ 법률업무 10 V. 지식 경영과 특허 -특허관리 조직 (현재의 조직 ) IP 시스템CEO 사업개발법률고문IP관리마케팅재무R&D 정보서비스R&D 스탭특허권유지라이센스소송특허출원IP법률팀제품관리M&A 전략개발 11 V. 특허부서의 Profit Center 화 1. 미국 기업의 특허 라이센싱 수입 1990 1998 2003 US$ 150 억 US$ 1,000 억 US$ 5,000 억 2. US$ 10 억 대의 특허 기술로 수입을 올리는 기업 IBM Texas Instruments Philips ※ 별도의 IP 전담자 회사로 발전 (Thomson, HP, 3M 등) 12 V. 지식 경영과 특허 . 특허전략의 3가지 목적 1. 시장에서의 독점적인 우위 유지 -R&D 의 효율성 증대 -시장과 기술의 변동 예측 2. 재무 관리의 효율성 증대 -특허 자산을 새로운 수입원으로 개발 -기업 재무관리와 자산가치의 향상 3. 자사제품의 지속적 경쟁력 강화 -경쟁자의 약점 공략 -새로운 시장에서의 가능성 모색 13 VI. 주요기업의 특허전략 <특허 카르텔의 형성 사례 > 프린터 : Canon, HP, Seiko Epson 등 전자 의료기기 : GE, Siemens, Philips ※ 주력기업간의 cross-licensing 으로 신규업체 진입 애로 14 VI. 주요기업의 특허전략 < 다우케미칼의 IP Map . 특허 활용 계획 > 사업단위성장률 현 재 미 래 계획없음 GDP의 4배 이상 2-4 배 2배 이하 핵심특허유지 비핵심특허 라이센스 51% 36% 비핵심특허처분 13% ※ 특허의 성장 -유지-처분 (grow-fix-sell) 전략 15 VI. 비즈니스 모델 (BM) 특허 1999년 매출 180억$, 순익 15억$ 성공의 비결 : "Build-to-order" Direct Sales Model BM 특허의 선택적 cross-licensing (Compaq 은 불허 , IBM 은 허용 ) 16 VI. 주요기업의 특허전략 <청색 LED의 선도기업인 니치아 화학의 교훈 > 개척 발명에도 불구하고 Patent Portfolio 구축미흡 -> 도요타합성과 치열한 특허전쟁 -> 선택적인 특허실시 허여전략으로 전환 주임연구원인 나카무라 슈지와의 발명 보상에 관한 소송 -> 200 억엔 배상 판결후 직무발명 보상제도에 대한 재검토 필요성 제기 17 VII. 최근의 국내특허분쟁 추이와 대응전략 급증하는 특허소송분야 -반도체 장비 .소재, 디스플레이등 첨단기술분야 -BM 특허 관련 인터넷 사업분야 -핵심연구원의 전직에 따른 영업비밀 소송분야 최근 분쟁의 특징 -국내시장 규모의 확대로 외국기업간의 소송도 빈발 -다국간 소송 (Multijurisdictional Patent Litigation) 도 증가추세 ※ 향후에도 한국 .일본.중국간에 미래성장동력산업의 주도권 확보를 위한 특허분쟁확대 불가피 예상 18 VII. 최근의 특허분쟁 추이와 대응전략 한국기업의 대응전략 <대기업> -특허전담 조직의 체계적 육성 -질적으로 우수한 특허권의 확보 주력 -원천기술 부족시에는 Patent flooding 전략 추진 -유연한 cross-licensing 전략의 구사 <중소.벤처기업 > -창업초기부터 CEO 가 특허 직접관리 -특허비용은 투자개념으로 고려 -해당기술분야 전문 대리인의 선정 -해외 특허 출원을 향후 시장전략과 연계 19 지식기반 사회에서의 대학의 역할 대학이 단순한 지식 전달의 역할로부터 지식의 창출 , 전달, 확산의 핵심 주체로서의 새로운 역할 수행 대학과 기업은 Partnership Innovation Paradigm 의 중요한 요소이며 국가성장 동력의 필수적 대안으로 발전 20 한국. 미국 대학의 특허등록 비교 (단위: 건수) 구분 한국미국 전체등록 대학등록 비율 (%) 전체등록 대학등록 비율 (%) 1998 52,900 161 0.3 147,519 3,151 2.13 1999 62,635 215 0.34 153,487 3,340 2.18 2000 34,894 180 0.51 164,490 -- 21 국내 주요 대학의 특허출원 기술료 현황 (2001년) 기술이전 대학명 신규특허출원 건수 금액 포항공대 163 건 26 건 185 백마원 KAIST 333 건 14 건 474 백만원 서울대학 5 건 3 건 3.18 백만원 22 대학의 지적재산 정책 기술이전의과정 전기후기 연구개발 연구성과(발명)의신고 연구성과(발명)의평가 직무발명의권리화 마케팅 기술이전 23 대학의 지적재산 정책 미국 기술이전 전담조직의 인력 (2000 년) 대학명설립년도사무직원기술이전전담인력MIT Stanford UC Havard Georgetown . . 미국전체1940 1970 1979 1977 1900 . . 14.0 17.5 41.0 7.88 0.5 . . 479.95 15.0 5.5 64.0 10.93 1.0 . . 494.53 24 대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO <발명 현황 > -누계발명4100 건, 현재1550 건active -주당4-5 건접수-그중약40% 특허출원-그중약20-25% 라이센스계약 25 대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO <기술료 분재 규정 > -총 수입에서 15%의 행정비용 + 사건별 실경비 공제 -공제된 금액에 대해 삼등분 발명자 1/3 발명자 소속 부서 1/3 학교 1/3 26 대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO -누계기술이전1,956 건, 현재890 건active -로열티수입1969년: $ 50,000 2001년: $ 41.2 백만 27 대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO <업무 단계 > 발명 평가 특허 출원 여부 결정 특허 마케팅 전략 라이센싱 전략 계약 체결 Relationship 유지·관리 28 대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO <기술이전시 발명자의 역할 > 발명 신고 잠재적인 라이센싱 전망 추정 특허 출원 및 심사시 TLO에 협력 잠재적 실시자 방문자 hosting 라이센싱 전략 수립시 참여 필요한 실시자에 대한 컨설팅 29 대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO <발명 평가 > 발명자와 협의 TLO 내부 협의 업계 전문가 접촉 30 대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO <특허 출원여부 결정 > 연구 자산으로서의 라이센싱 가능성 특허 가능성 권리행사 가능성 학교에 대한 수익창출 가능성 31 대학의 지적재산 정책 MIT 특허 관리의 특징 -담당자 별로 사건의 시작 (발명평가 )에서 종결 (실시권 허여 )까지 계속 수행 -실시권자 중 10-15% 가 창업회사 -MIT 특허관리의 성공요인 : 명확한 규정 , 간결한 프로세스 , 일관된 적용 ※MIT 의조언: 최소한5년내에는수지균형보다투자로생각해야함 32 대학의 지적재산 정책 MIT의 발명 평가 관련 질문 -선행기술조사 이후에도 이 발명은 특허성이 있다고 보는가 ? -만일 특허성이 있다면 라이센싱 전망이 있을 정도로 상업적 매력이 있는가 ? -이 발명은 경쟁 기술에 대한 보호가 가능하도록 넓은 청구범위를 구성하고 있는가 ? -만약 그와 같은 청구범위를 얻을수 있다면 로열티를 지불하고 그것을 실시하려는 사람이 있는가 ? 33 대학의 지적재산 정책 -이 발명자는 당해 분야에서 알려져 있는가 ? -이 분야의 상업적 필요성을 잘 이해하고 문제가 없도록 해결한 발명인가 ? -이 발명자의 이전 발명은 성공하였는가 ? 왜 성공하지 못하였는가 ? -잠재적 특허실시계약자와의 관계는 우호적인가 ? -발명자가 활동하고 있는 분야에 있어서 이 발명은 더욱 발전하고 있는가 ? 혹은 일시적인가 ? 34 대학의 지적재산 정책 우리나라 대학 TLO의 향후과제 직무 발명에 대한 교수들의 인식 제고 기본 특허 (원천 기술 ) 창출 능력의 배양 유능한 기술이전 전담인력의 확보 및 육성 적극적인 특허 라이센싱으로 대학연구재원 확보의 선순환 사이클 창조 35 대학의 지적재산 정책 새로운 특허 관리 모델 국내 출원 후 해외 출원 검토 단계에서 외국의 라이센싱 전문기관과 제휴 -해외출원 타당성검토 및출원 관리 (외국 전문기관 ) -라이센싱 수입을 일정 비율로 배분 (외국전문기관 , 대학 TLO) 36 What is a “good” patent? . Well-written . specification and claims . Reads on an interesting technology market . Huge . e.g. 802.11x . Interesting . e.g. FPGAs . Speculative . e.g. 4G . Is likely to be used . Blocking . a standard read -e.g. MPEG-2 . Key feature . e.g. program guide for digital cable . Best method . e.g. Motorola clamshell phone Use Spec Inter Huge Market Method Feature Blocking 37 Patent attorneys make a big difference . Well-written specification and claim -Move the value up a block x x . Poorly-written spec and claim . Moves value down x x Average Excellent Poor 38mit의icensingdell